De moeilijkheid met verkopen volgens de stand van de techniek

door Dennis Crouch

De beslissing van vandaag in Cap Export, LLC tegen Zinus, Inc., 21-2159 (Fed. Cir. 2022) (zonder precedent) biedt enig inzicht in de moeilijkheid om een ​​geval van anticipatie te bewijzen door iets anders dan een eerder octrooi of gedrukte publicatie. Cap Export richt zich met name op voorverkoop. Het probleem is dat het teruggekochte artikel meestal niet meer in zijn oorspronkelijke vorm bestaat. En hoewel u misschien producthandleidingen hebt, zijn die documenten zelf geen stand van de techniek. Ze zijn misschien nog steeds toegestaan ​​om te laten zien hoe de stand van de techniek eruitziet, maar alleen als vervanging voor het echte werk.

Zinus US Patent No. 8.931.123 dekt een bed-in-a-box systeem. Alle onderdelen voor het bedframe passen mooi in het hoofdbord. Met een ritssluiting aan de achterkant kan de koper ze thuis uitpakken voor montage. Zinus heeft dit algemene concept niet uitgevonden, maar stelde eerder een verbetering voor met verschillende beperkingen op hoe de onderdelen worden verpakt en vervolgens samengevoegd tot montage. De specifieke beperking van de claim in kwestie vereist een koppeling op een langsbalk (die door het midden van het bed loopt); die is geconfigureerd om te worden bevestigd aan een padconnector. Deze verbinding is weergegeven in de afbeelding uit het onderstaande patent.

De verkopen zijn in dit geval enigszins vreemd. Zinus-agent kocht “Mersin”-bedden van Woody Furniture. Tijdens het verzenden van deze bedden hebben de mensen van Woody een “inspectierapport” gemaakt met een aantal foto’s van het bed, inclusief een foto van hoe de langsbalk is verbonden met het voeteneinde en een foto van de instructies die zijn verzonden.

Als de instructies tot de stand van de techniek behoorden, zouden ze duidelijk anticiperend zijn. Maar de verkoopbalk verwijst niet naar de verkoop van instructies, maar naar de verkoop van de uitvoering zelf. Zinus voerde twee argumenten aan waarom de instructies verschilden van het verzonden product. Ten eerste geven de instructies aan dat ze voor een ander ‘Fusion’-bed zijn, en niet voor een ‘Mersin’-bed. Ten tweede lijkt de daadwerkelijke productfoto uit het inspectierapport mogelijk een ander verbindingsmechanisme te tonen. Ik heb de onderstaande foto bijgevoegd en je kunt niet echt zien hoe het langsbord aansluit op de basis. De Zinus-expert suggereert dat het een gat/gleuf in de basis kan zijn (een niet-inbreukmakend alternatief) in plaats van dat elke kant zijn eigen “connectoren” heeft.

Zinus verstrekte beëdigde verklaringen van mogelijke getuigenissen ter ondersteuning van de maas/slot-theorie, en Cap Export antwoordde met beschuldigingen dat dit “ontoelaatbare valse beëdigde verklaringen” waren. R.56 staat een districtsrechtbank toe om een ​​zaak af te wijzen voor een kort geding vóór het proces, maar alleen in situaties waarin de bewegende partij “aantoont dat er geen echt geschil bestaat over een materieel feit en de eiser recht heeft op een uitspraak als een zaak van de wet .” Gevoed. R. Civ. S. 56 (a). Rechtbanken zullen de norm soms parafraseren om te stellen: een kort geding is gepast als “geen redelijke jury” de zaak anders zou kunnen beslissen. De verdeling van het feitelijk recht is ook relevant voor deze vraag – jury’s beslissen over de feiten; waarom rechters meestal de wet bepalen. En over deze kwestie heeft het Federal Circuit herhaaldelijk geoordeeld dat verwachting een feitelijke kwestie is. Na bestudering van het aangevoerde bewijsmateriaal heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de kortgedingprocedure aan de zijde van de beschuldigde overtreder. In hoger beroep heeft het Federal Circuit die bepaling echter teruggedraaid en aanhoudende feitelijke geschillen vastgesteld.

Bij het onderzoeken van het specifieke geschil vond het hof van beroep talrijke echte geschillen: “of het Fusion-bed en het Mersin-bed structureel hetzelfde zijn, of de Fusion-instructies de structuur van het verkochte Mersin-bed beschrijven en wat precies de dubbelzinnige foto van het Mersin-bed is beeldt.” Het kort geding is dan ook ten onrechte toegewezen.’

De rechtbank is voorts van oordeel dat de rechtbank ten onrechte in het voordeel van eiseres heeft geoordeeld. In het bijzonder concludeerde de rechtbank dat de Fusion/Mersin-bedden hetzelfde waren en negeerde tegengestelde verklaringen van Zinus. “Over het geheel genomen, ondersteunt enig bewijs de conclusie dat Fusion’s montage-instructies verwijzen naar het Mersin-bed en sommigen verwerpen die conclusie.”

De rechtbank vond de problemen hier ook materieel omdat de anticipatiezaak van de uitdager zich baseerde op de Fusion-instructiehandleiding om ervoor te zorgen dat het Mersin-bed anticipeerde.

Als een jury het eens is met de echte Zinus en vindt dat de Fusion-montage-instructies niet van toepassing zijn op het Mersin-bed, blijft Cap Export achter met de foto van het Mersin-bed als het enige bewijs dat het Mersin-bed dat wordt verkocht anticipeert op de ‘ 123 octrooiclaims. Maar wat die foto precies laat zien, is ook een omstreden feitelijke kwestie voor de jury om te overwegen.

Aantrekken.

= = =

Iedereen die op dit gebied praktiseert, weet dat het Federal Circuit veel eigenaardigheden heeft met betrekking tot de scheiding tussen feiten en wetten. Elke gegeven vraag kan een feitelijke kwestie zijn; juridische kwestie; gemengde kwestie van feit en recht; een rechtsvraag op basis van onderliggende feitelijke bevindingen; enz. Het specifieke feitelijke/juridische kader zal dan de rechterlijke rol bepalen in zaken als kort geding, evenals de norm voor toetsing in hoger beroep.

Zoals ik hierboven al zei, is verwachting een feit. Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom, Inc., 247 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2001). Maar of een octrooi ongeldig is onder de balie van verkoop, is een rechtsvraag op basis van de onderliggende feitelijke bevindingen. Geneesmiddelen. Wat. v. Hospira, Inc., 827 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2016). In zekere zin lijken deze twee zinnen gespannen.

= = =

Rechter Stoll schreef de beslissing hier, en werd vergezeld door rechters Dick en Taranto. Matthew Wolf leidde het winnende team van Arnold & Porter die Zinus vertegenwoordigde. David Beitchman (Beitchman & Zekian) voor Cap Export.

Leave a Comment

Your email address will not be published.